За успешното провеждане на регистрация на дадена търговска марка, последната следва да притежава отличителност. Липсата на такава обаче е абсолютно основание за отказ на регистрация от страна на Патентното ведомство (оторизираният административен орган) на основание чл.11, ал.1, т.2 от ЗМГО, a в случай, че е регистрирана все пак има възможност да бъдат предприети действия от трети лица по административно- или гражданскоправен ред срещу регистрираната марка.
Какво съдейства една търговска марка да бъде окачествена и характеризирана като отличителна?
Отличителният характер на търговската марка е неин съществен елемент и играе важна роля в процеса на регистрацията й, както и в последващия й „живот“ по време на десетгодишния й срок на действие на регистрацията (вж.чл.22, ал.1 от ЗМГО). Липсата на отличителен характер представлява абсолютно основание за отказ на регистрация, и това условие е заложено и на европейско ниво в чл.4, т.1, б. „б“ от Директива (ЕС) 2015/2436 , чиито разпоредби бяха имплементирани в българския Закон за марките и географски означения. Само за информация, целта на приемането на новия Закон освен имплементирането на нормите на Европейската Директива, бе също и привеждането на българското законодателство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
На този етап ще се спрем върху основните акценти, оказващи влияние върху отличителния характер на съответна търговска марка.
Ключов елемент е възприетата постановка в знаковото решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) – Тълкувателно решение от 22.06.1999 г. по дело C-342-97 “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH срещу Klijsen Handel BV”.В него съдът обстойно е изследвал и изложил фактори за преценка относно придобития отличителен характер на марката, като се вземат предвид съществените характеристики на марката:
- налице ли е описателен елемент по отношение на стоки и/или услуги, за които е регистрирана марката;
- какъв е заеманият от марката пазарен дял (как стои на пазарно ниво);
- колко интензивно, географски разпространено и продължително във времето е използвана марката;
- инвестицията, предприета от предприятието при промоутиране, предлагане на марката;
- пропорция от съответната част от обществеността, която поради марката идентифицира стоките или услугите като такива, произтичащи от дадено предприятие;
- изявления на търговско-промишлени палати/търговски камари и индустрия/ и професионални сдружения.
Цитираното Решение на Съда на ЕС представлява само по себе си база, върху която стъпват и множество последващи решения в тази област на европейско и национално равнище, като се вземат предвид изложените фактори за извършване на релевантна адекватна преценка притежава ли дадена търговска марка отличителен характер.
Извежда се задължението за съответните компетентни органи, каквито са Патентно ведомство и съответните съдилища, пред които има предявени и висящи искови претенции, да извършат глобална, обща преценка за по-висок или по-нисък праг на отличителност на марката. Съществено е да се вземе предвид дали търговската марка може да идентифицира стоките и/или услугите, попадащи в обхвата на регистрацията й, от конкретно предприятие, и дали те се различават от стоките и/или услугите на друго предприятие.
В случай, че дадена търговска марка описва стоките и/или услугите или техни характеристики като качество, предназначение, стойност, произход, или ако използването на марката е станало обичайно в търговския оборот, то тогава изискването за отличителност не е спазено. Така е и когато самият знак е общ – например форма/цвят, обичайни за дадена стока например, отново условието за отличителност няма да бъде изпълнено. Например, подадена е заявка за регистрация на 3D (триизмерна) търговска марка „Бонбон“, изобразяваща стоката, за която се цели регистрация – шоколадов бонбон. Марката е описателна, не е отличителна по своя характер и следователно логичен резултат е отказ на заявената регистрация. Такъв ще бъде случаят и когато се използват букви, цифри, или символи, станали обичайни и придобили широка употреба сред обществото. Изключение би представлявало необичаен и нестандартен подход при изобразяването на марката, т.е. самото й графично представяне. Или например ако съществува комбинация от цветове, която сама по себе си има запомнящ се характер и прави знака, за който се иска регистрация като марка, регистрабилен поради отличителност. Така съгласно и насоките и указанията на EUIPO (Службата на ЕС за интелектуална собственост), версия 1.0., с актуализирани промени в сила от 01.02.2020г.
Следва да се има предвид, че комбинация от неотличителни елементи е напълно възможно да има отличителен характер. Това предпоставя повече опции и по-широк обхват от елементи, които да отличат даден знак, подлежащ на регистрация, респ. регистрирана вече търговска марка.
При преценка от страна на компетентните за това органи и институции относно наличиетo (липсата на отличителност на даден знак и/или вече регистрирана търговска марка, е възможно да се констатират различни нива на отличителност) така съобразно насоките и указанията на EUIPO, актуализирани и в сила от 01.02.2020г./, например:
а.) Знакът може да бъде категоризиран и като отличителен в ниска степен, ако намеква (но не е изключително описателен в детайл) на характеристиките на дадена стока/услуга. Ако алюзията за стоките и услугите създава достатъчно въображение сред потребителя, самият факт, че има алюзия за характеристиките на стоките и / или услугите, е възможно да не повлияе на отличителността.
b.) Счита се, че даден знак притежава „нормална/обичайна“ степен на присъща отличителност, ако няма индикация за неговото ограничение (например поради описателен характер, хвалебствено значение и т.н.). Това означава, че въпросният знак е напълно отличителен, в смисъл, че способността му да идентифицира стоките и услугите, за които е регистрирана, като произхождат от определено предприятие, по никакъв начин не е намалена или обезценена.
c.) Всяка по-висока степен на отличителност, придобита от по-ранната марка, която често се претендира от опонента с цел разширяване на обхвата му на защита, трябва да бъде доказана от нейния притежател, като представи подходящи доказателства. Марката не е задължително да има по-висока степен на отличителен характер, само защото няма концептуална връзка със съответните стоки и услуги.
Отличителният характер на марката може да бъде присъщ на съответната марка или да бъде придобит чрез използване на марката във времето. Последното означава, че недопустимостта дадена марка да няма отличителен характер ще отпадне, ако в резултат на продължителна употреба марката е придобила отличителност по отношение на стоките или услигите, за които е заявена.
Разбира се, всеки случай е индивидуален и изисква конкретна преценка и анализ на елементите, отличаващи дадена търговска марка от други.
Източници:
ЗМГО, обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019г.
Насоки и указания на EUIPO, версия 1.0., актуализирани и в сила от 01.02.2020
Право върху търговска марка в Република България, 4-то преработено и допълнено издание, изд. Сиби, 2009г., на Георги Саракинов